LRO

Delmonte siegt gegen .delmonte-Bewerber

Nach 29 abweisenden WIPO-Entscheidungen ist eine erste Legal Rights Objection, das Verfahren gegen nTLD-Bewerbungen wegen Markenrechtsverletzung, erfolgreich. Die in Delaware ansässige Del Monte Cooperation, welche Inhaberin der Marke »DEL MONTE« ist, verhinderte die Bewerbung eines anderen Unternehmens um die Endung .delmonte. Dabei sprachen sich nur zwei der drei Fachleute des WIPO-Panels zugunsten der Antragstellerin aus.

Die Antragstellerin ist die Del Monte Cooperation mit Sitz in Delaware, die seit 1891 das Kennzeichen „DEL MONTE“ benutzt, für das sie in 177 Staaten seit den 1950ern eingetragene Marken hat, seit 1969 in den USA. Zudem ist sie auch Inhaberin der Domain delmonte.com. Für die neue Domain-Endung .delmonte hat sich das Unternehmen nicht beworben, jedoch die Antragsgegnerin, die Del Monte International GmbH aus der Schweiz mit ihrem Hauptgeschäftssitz in Monaco, die Inhaberin von vier in Südafrika registrierten DelMonte-Marken ist, von denen eine bereits 1966 registriert wurde. Zwischen den Parteien bestehen drei umfängliche Lizenzverträge, aufgrund derer die Antragstellerin der Antragsgegnerin erlaubt, dass sie unter der Marke „DEL MONTE“ unterschiedliche Produkte auf denselben Märkten in Europa, Asien, den USA und Australien vertreiben darf. Die Antragsgegnerin strebt mit der nTLD-Bewerbung für .delmonte eine geschlossen Endung an, an der die Antragsgegnerin nicht partizipieren könnte. Diese fühlt sich in ihren Rechten verletzt und beantragte eine Legal Rights Objection vor der World Intellectual Property Organization (WIPO) gegen die Bewerbung der Antragsgegnerin. Sie meint, die Antragsgegnerin hätte ihre Zustimmung zur Bewerbung um .delmonte nicht eingeholt, die Bewerbung um eine neue Domain-Endung sei über die Lizenzverträge nicht legitimiert. In ihrer Bewerbung habe die Antragsgegnerin klar gemacht, die Registrierung unter der Domain-Endung solle limitiert werden und allenfalls Handelspartner dürften Domains registrieren. Nutzer, so die Antragstellerin, also Konsumenten, Händler, Züchter und Hersteller, würden womöglich über die Inhaberin der Endung getäuscht, und schließlich würde die Antragstellerin als Lizenzgeberin keine Kontrolle über die Domains unter der Endung haben.

Ein dreiköpfiges WIPO-Panel hatte über die Sache zu befinden und kam zur ersten – wenn auch nicht einstimmigen – erfolgreichen Legal Rights Objection im Rahmen des Einführungsverfahrens der neuen Domain-Endungen (Case No. LRO2013-0001). Die Anforderungen an die Prüfungen sind bei einer Legal Rights Objection anders als nach der UDRP, wenn sie auch in einigen Punkten vergleichbar sind. Das Panel stellte fest, dass die Marke der Antragstellerin und die Endung .delmonte zum Verwechseln ähnlich sind. Die Antragstellerin zeigte sich aufgrund der Markeninhaberschaft und der kontinuierlichen Nutzung der Marke als gutgläubig im Hinblick auf den gestellten Widerspruch gegen die Bewerbung um die Endung .delmonte. Die seit 1891 genutzte Marke ist im Verkehr bestens bekannt und wurde zeitweise alleine mit der Antragstellerin in Verbindung gebracht. Allerdings kompliziert sich die Sache ab dem Zeitpunkt, da beide Parteien aufgrund der Lizenzverträge mit leicht unterschiedlichen Produkten auf den selben Märkten aktiv wurden. Doch gelangte die Mehrheit des WIPO-Panels zur Überzeugung, dass auch heute noch eher die Antragstellerin vom Verkehr mit der Marke in Verbindung gebracht werde. Dem Gegner war, als er sich um die Endung bewarb, bewusst, dass die Antragstellerin Markeninhaberin ist und dass die spätere Nutzung der Endung mit der Marke und den Rechten der Antragstellerin kollidieren würde. Der Gegner weise zwar seinerseits Marken, eingetragen in Südafrika, auf, deren Inhaber er aber wohl erst seit 2011 ist. Es bleibe unklar, wer zuvor Inhaber der Marken war. Die Mehrheit des Panels kam zu dem Schluss, das müsse die Antragstellerin gewesen sein, ehe sie die Marken 1990 auf die Vorgängerin der Antragsgegnerin übertrug. Die Mehrheit des Panels kam auch zu dem Schluss, dass die Gegnerin aufgrund der Lizenzverträge, auch wenn es darin nicht ausdrücklich untersagt war, nicht berechtigt war, eine nTLD-Bewerbung einzureichen: Als 1989 die Verträge geschlossen wurden, war für die Parteien nicht absehbar, dass es dereinst nTLDs geben würde, so dass dies nicht von den Lizenzverträgen berücksichtigt sein könne. Und schließlich war die Mehrheit des Panels auch davon überzeugt, dass die Endung .delmonte in Händen der Gegnerin für Verwirrung und Verwechslungen beim Verkehr gesorgt hätte. Die Antragstellerin habe den Anscheinsbeweis erbracht, wonach die Gegnerin sie von der Nutzung der Endung ausgeschlossen hätte und so die mit den Lizenzverträgen hergestellte Balance zum Nachteil der Antragstellerin zum Kippen gebracht und die Verwechslung mit der Marke der Antragstellerin bewirkt hätte. Aus diesen Gründen bestätigte das Panel mit zwei gegen eine Stimme die Legal Rights Objection der Antragstellerin.

Am Ende der Entscheidung hat der abweichende Panelist Robert A. Badgey das Wort und trug seine Einwände vor. Ihn störte die Bewertung der südafrikanischen Marken. Nach seiner Auffassung hätte da die Antragstellerin vertieft vortragen müssen, um Zweifel auszuräumen, wer früherer Inhaber der Marken war. Er hätte den Parteien gerne noch eine Schriftsatzfrist eingeräumt, die für das Verfahren eigentlich nicht vorgesehen ist, um diesen Punkt zu klären. Zudem widersprach er der Bewertung, wonach die 24-jährige Koexistenz beider Parteien auf zahlreichen Märkten für die Antragstellerin spräche. Nach seiner Ansicht besteht für die Gegnerin ein auf gutem Glaube beruhendes Recht, die Endung .delmonte zu bekommen, genauso wie für die Antragstellerin, denn die Marke haben beide und andere berechtigter Weise über Jahre genutzt. Die Kunden scheinen ihm im Laufe dieser Jahre nicht durch die Gegebenheiten verwirrt worden zu sein. Zudem nutzen alle, die die Marke lizenziert haben, auch entsprechende Domains, gegen die die Antragstellerin nicht vorgeht.

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